¿Quieres saber cómo funciona el proceso de oposición de marcas ante la EUIPO?
Si tienes registrada una marca de la Unión Europea o has solicitado una nueva, es posible que tarde o temprano te encuentres con el procedimiento de oposición ante la EUIPO. Es el mecanismo estándar por el que un titular de un derecho anterior (normalmente una marca previamente registrada en la UE) intenta frenar el registro de una marca posterior que considera confundible con la suya.
Antes de nada, recuerda que, para evitar recibir oposiciones, es muy recomendable encargar un informe de búsqueda de marca previo a su lanzamiento al mercado y a su intento de registro. Con esto evitarás ir a ciegas con la marca que hayas escogido para tu producto o servicio.
Como punto de partida, ten en cuenta que la oposición debe presentarse dentro de los 3 months siguientes a la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas de la UE.
A partir de ahí, si la EUIPO admite la oposición, el procedimiento suele seguir un esquema muy reconocible y propio de la EUIPO (que no sigue, por ejemplo, la Spanish Patent and Trademark Office). Te lo explicamos a continuación.
El esquema típico del proceso de oposición de marcas ante la EUIPO: 2 meses + 2 meses + 2 meses
En la práctica, una vez la oposición es considerada formalmente admisible, la EUIPO estructura el proceso en tres grandes tramos:
- Cooling-off o periodo de reflexión (2 meses).
- Oponente completa y prueba su oposición (2 meses).
- Solicitante contesta (2 meses).
Este es el esqueleto normal del procedimiento. Luego pueden aparecer incidencias (ampliaciones de plazos, solicitud de prueba de uso, suspensiones, etc.), pero si entiendes bien este calendario base, ya entiendes una buena parte de lo que ocurre en una oposición ante la EUIPO.
1) Cooling-off o periodo de reflexión: 2 meses para negociar (y cómo se amplía a 24)
La EUIPO concede siempre un plazo inicial de 2 meses, por el que necesariamente hay que pasar, para que las partes intenten un acuerdo. La idea es simple: muchas oposiciones se resuelven mejor con una solución pactada (limitaciones, coexistencias, retiradas…) que dejando el caso a la incógnita de la decisión de la Oficina.
A esta posibilidad de acuerdo (comúnmente llamado en el sector “acuerdo de coexistencia”) nos referimos en este otro artículo: “I have received a failing grade, what should I do?”.
El cooling-off puede ampliarse hasta un máximo de 24 meses a solicitud conjunta de ambas partes. En la práctica, la EUIPO concede una extensión que lleva el total a 24 meses (no mes a mes).
In addition, si el cooling-off se ha extendido, cualquiera de las partes puede poner fin al mismo haciendo opt-out, y la EUIPO reencamina el expediente a la fase contradictoria.
Aunque necesariamente haya que pasar por este periodo de cooling-off, las partes no tienen, como tal, obligación de negociar. En muchos casos el cooling-off expira sin siquiera contacto entre las partes. No obstante, si las partes alcanzan un acuerdo por el que el solicitante limita o retira los productos/servicios conflictivos y el oponente retira la oposición, dentro del periodo de cooling-off, la EUIPO reembolsa al oponente la tasa de oposición.
2) Plazo del oponente: 2 meses para sustanciar su oposición
Terminado el cooling-off, empieza la fase contradictoria y el oponente tiene 2 meses para completar su oposición: aportar hechos, pruebas y alegaciones, y justificar la existencia, validez y alcance de los derechos anteriores invocados.
Puede ocurrir, no obstante, que el oponente ya haya sustanciado su oposición al presentarla (es decir, que, junto con el pago de la tasa y la interposición de la oposición, ya haya presentado un escrito de alegaciones fundado y con prueba de sus derechos anteriores). En ese caso, este plazo de 2 meses transcurre sin que ocurra nada más, y ya está.
Este plazo de 2 meses puede ampliarse por el oponente por 2 meses más, con la simple solicitud de ampliación presentada antes de que venza el plazo, sin necesidad de alegar ninguna justificación. Adicionalmente, la EUIPO puede conceder una segunda ampliación de otros 2 meses si el oponente justifica circunstancias excepcionales que fundamenten esa segunda ampliación (que, frecuentemente, la EUIPO no suele conceder).
3) Plazo del solicitante: 2 meses para defender su solicitud de marca
Transcurrido el plazo del oponente para sustanciar su oposición, se abre un nuevo plazo de 2 meses para que el solicitante defienda su solicitud de marca frente a la oposición recibida.
Entre las defensas más habituales suele estar negar el riesgo de confusión (por diferencias entre las marcas enfrentadas y/o en sus productos o servicios).
Igual que ocurre en el plazo anterior para el oponente, el solicitante puede pedir a la EUIPO la ampliación de este plazo por 2 meses más, sin necesidad de alegar ninguna justificación, siempre que lo haga antes de que le venza el plazo. De la misma forma, una segunda ampliación por otros 2 meses requerirá la justificación de circunstancias excepcionales que la EUIPO rara vez suele estimar.
El hecho de que haya que pasar por cada uno de los plazos anteriores (mínimo de 2 meses, si no hay extensiones) hace que el proceso de oposición de marcas ante la EUIPO pueda ser muy largo. No es raro que, hasta tener resolución en primera instancia (por la División de Oposición), el proceso lleve aproximadamente 1 año.
Por último, ten en cuenta que la EUIPO no tiene obligación de notificar (ni mucho menos de denegar de oficio) solicitudes de marcas similares a otras anteriores registradas. En la práctica, detectar solicitudes de marcas confundibles con la tuya solamente se consigue mediante la activación de un sistema de vigilancia.
