Como es conocido, la inscripción de una marca otorga al titular el derecho exclusivo de prohibir a terceros el uso de dicha marca en el comercio para productos o servicios idénticos o similares.
En virtud del artículo 34 de la Ley de Marcas (LM), el titular de la marca puede ejercer su derecho para prevenir la oferta, importación, exportación y uso de la marca con fines publicitarios por parte de cualquier individuo o entidad. Para obtener información adicional sobre este tema, puedes consultar nuestras preguntas frecuentes sobre marcas aquí.
Sin embargo, llama la atención la existencia de un próspero mercado secundario en el que se comercializan una amplia variedad de productos marcados, que van desde prendas de vestir hasta teléfonos inteligentes, e incluso vehículos. Pero, ¿cómo es posible la reventa de productos de marca? ¿Por qué los titulares de las marcas no toman medidas para evitarlo, sobre la base de su derecho de marca?
Legalidad de la reventa de productos de marca. ¿Cómo se permite este comercio de productos?
En primer lugar, para entender el alcance de la protección de la marca, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refiere que “los derechos exclusivos conferidos por las marcas sólo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos” (STJUE 12 de julio de 2011, asunto C‑324/09, caso L’Oreal). Por tanto, el titular de una marca no puede invocar su derecho frente al particular que, de forma no profesional, revende un producto con ella marcado.
Ahora bien, como precisa la sentencia citada, en el caso de que las ventas superen “por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» a efectos de los artículos mencionados”.
Es decir, aunque se actúe teóricamente a título particular, si la actividad de reventa excede de ciertos límites en cuanto a su volumen y recurrencia, se considerará que es una actividad comercial, y no meramente privada. Por tanto, el titular de la marca podrá ejercer su derecho de marca frente al revendedor.
En otras palabras, si un individuo común decide revender de forma aislada y no profesional un producto de marca, el titular de la marca generalmente no podrá ejercer sus derechos exclusivos contra esa persona. Esto se debe a que la protección de la marca se diseñó principalmente para regular las actividades comerciales entre empresas u operadores económicos en el mercado.
Sin embargo, cuando las ventas realizadas por particulares no profesionales superan ciertos límites en términos de volumen, frecuencia u otras características que indiquen una actividad comercial significativa, podría entonces considerarse que esa reventa de productos es una actividad económica en lugar de una transacción privada. En este caso, el titular de la marca tiene la facultad de hacer valer sus derechos exclusivos y tomar medidas legales contra el revendedor, salvo que opere el agotamiento de su derecho, al que a continuación nos referimos.
Esta distinción se basa en la jurisprudencia del TJUE y es fundamental para comprender cómo se aplica la normativa de marcas en situaciones de reventa de productos marcados.
¿Qué es el agotamiento del derecho de marca?
A pesar de todo esto, muchas empresas y profesionales se dedican al comercio de productos y a la reventa de productos de marca. La razón de que puedan hacerlo reside en el artículo 36 LM, que en su apartado primero dispone:
“El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.
Este artículo, así como el análogo artículo 15 del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), consagran el principio del agotamiento del derecho de marca, conforme al cual el derecho de exclusiva que la marca otorga a su titular se circunscribe a la primera venta del producto dentro del Espacio Económico Europeo.
Una vez el producto de marca ha sido vendido en esta primera ocasión, el derecho de marca queda agotado, y puede ser libremente revendido sin necesidad de contar nuevamente con el consentimiento de su titular.
Requisitos para el agotamiento del derecho de marca en la reventa de productos. Comprendiendo los límites.
En el complejo mundo del derecho de marca, el agotamiento del derecho desempeña un papel crucial. Para que se produzca el agotamiento y permita la reventa de productos marcados, se deben cumplir ciertos requisitos esenciales.
Los requisitos y limitaciones a tener en consideración para el agotamiento del derecho de marca son:
I. Distribución a título de venta
Para que se produzca el agotamiento del derecho de marca, la primera distribución de los productos de marca ha de ser a título de venta. Cualquier otro tipo de disposición de los productos no agotará el derecho de marca.
Esto significa que los productos distribuidos de forma gratuita con fines promocionales o publicitarios no agotarán el derecho de marca, según lo establecido en la sentencia del TJUE del 12 de julio de 2011, C‐324/09, antes citada.
En este sentido, las indicaciones de “artículo de muestra, prohibida la venta” o “prueba“ que acostumbra a incluirse en estos productos de marca promocionales ha sido considerada por el TJUE prueba suficiente de la inexistencia de su venta y, por ende, del no agotamiento del derecho de marca (STJUE de 3 de junio de 2010, asunto C‑127/09, caso Lancaster).
II. Territorio del Espacio Económico Europeo
El agotamiento sólo ocurre cuando la primera venta tiene lugar en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE). Las ventas fuera del EEE no agotan el derecho de marca.
Esto significa que el titular de la marca puede oponerse a la importación y reventa de productos con su marca adquiridos legalmente fuera del EEE.
La carga de la prueba de que los productos fueron comercializados en el EEE recae en quien alega el agotamiento del derecho de marca, según lo establecido en la sentencia del TJUE de 20 de noviembre de 2001, asunto C-414/99, caso Levi’s.
III. Venta por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento
Para que se produzca el agotamiento, la primera venta debe ser realizada por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento.
Esto incluye a los licenciatarios, pero el cumplimiento de las cláusulas del contrato de licencia es crucial para que la venta hecha por el licenciatario agote el derecho de marca.
¿Qué ocurre con la reventa de productos por Internet, a través de comercio electrónico?
Si para que el agotamiento tenga lugar es requisito que la primera venta del producto de marca sea dentro del EEE, ¿qué ocurre cuando esa venta se ha hecho a través de comercio electrónico?
En relación con esta cuestión, la antes citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011 (C‑324/09) indica que la venta se considerará realizada en el EEE “cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca”.
Ahora bien, la simple accesibilidad de una página web desde el EEE no garantiza automáticamente que la oferta de venta vaya dirigida a los consumidores europeos.
Para determinar si son o no destinatarios de la oferta deberán considerarse otros posibles indicios, muy especialmente, las “indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto”.
Limitaciones a la reventa de productos
Aunque el agotamiento permite la reventa de productos de marca, existen limitaciones. No vale cualquier reventa de productos, incluso cuando la primera venta se haya producido en el EEE por el titular o con su consentimiento.
El artículo 36.2 LM y el artículo 15.2 RMUE establecen que el agotamiento del derecho de marca no se aplicará “cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.
¿Cuáles son esos motivos legítimos que permiten al titular de la marca oponerse a la reventa de sus productos?
I. Lesión al prestigio de la marca
Uno de estos motivos es la lesión al prestigio de la marca. La forma en que se produzca la reventa del producto puede afectar a la imagen de la marca, lo cual reviste especial importancia cuando se trata de productos de alta gama.
En este sentido, el TJUE ha declarado que “al constituir los productos de prestigio artículos de gama alta, la sensación de lujo que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos parecidos”, de modo que “un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos” y por ello considera que “el menoscabo causado a la reputación de la marca puede, en principio, ser un motivo legítimo […] que justifique que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio” (STJUE de 23 de abril de 2009, C‑59/08).
En el mismo sentido, el Tribunal Supremo afirma que “entre las funciones que desempeña la marca está también la de condensación del prestigio” y como consecuencia “el menoscabo de la reputación de la marca constituye un motivo legítimo que justifica la excepción al agotamiento de la marca” (STS 1669/2016 de 22 de abril).
El Tribunal Supremo, en esta sentencia, indica algunas circunstancias que permiten deducir un efecto lesivo para la marca: limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos, presentación de los productos junto con otros de inferior calidad… Y, tratándose de una comercialización a través de Internet, el nombre de la página web y la presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos puede afectar a la imagen de la marca.
Ahora bien, determinados tipos de venta, como la reventa a través de Internet o la venta a saldistas, no pueden ser consideradas sistemáticamente perjudiciales para la reputación de la marca, sino que la realidad de dicho perjuicio habrá de ser valorada en cada caso en función de las concretas circunstancias de la reventa de los productos.
II. Retirada del embalaje externo
La retirada del embalaje externo puede ser un motivo para que el titular de la marca pueda superar el agotamiento de su derecho y prohibir la reventa de sus productos, pero no siempre.
Para que el titular de la marca puede oponerse a la reventa de sus productos deberá probar que, como consecuencia de la retirada del embalaje, han dejado de aparecer en el producto informaciones que los consumidores deben conocer, como, por ejemplo, la identificación del fabricante.
Según el TJUE, fuera de este caso, el titular del derecho de marca únicamente podrá oponerse a la reventa de sus productos si acredita que la retirada del embalaje perjudica la reputación de la marca (STJUE de 12 de julio de 2011, C‑324/09).
III. Reenvasado
Tampoco cabe el reenvasado de los productos antes de su reventa, a menos que sea necesario para cumplir con las exigencias legales del país importador.
Además, es preciso que en el nuevo embalaje conste quién es el responsable del reenvasado del producto, que deberá ser comunicado al titular de la marca antes de su realización.
Y, aún cumpliéndose todos estos requisitos, el titular de la marca podrá oponerse a la reventa del producto si el nuevo reenvasado perjudica su imagen y, por ende, el prestigio de la marca (STJUE de 11 de julio de 1996, C-427/93, C-429/93 y C-436/93).
Conclusión: consulta con un profesional antes de revender productos de marca.
Hemos podido ver cómo la regla general en la reventa de productos de marca es la del agotamiento del derecho de marca tras la primera venta del producto en el EEE por el titular o con su consentimiento. Pero también que cuando la actividad de reventa se emprende con carácter profesional existen múltiples excepciones a dicha regla.
Por tanto, en esas circunstancias es muy aconsejable que la empresa cuente con el asesoramiento de un abogado especialista en marcas que le permita actuar con cierta seguridad.
Además, también será necesario comprobar que el nombre del nuevo proyecto de reventa de productos de marca no esté ya ocupado (como explicamos en este post), así como hacer la inscripción de la marca en la OEPM o en la EUIPO.
En Bamboo.legal somos especialistas en derecho de marcas y podemos darte el asesoramiento que tu proyecto necesita.
[Artículo escrito por Luis Mª Benito y Javier Serrano Irurzun]
