La idea de poder proteger una marca “en todo el mundo” puede resultar atractiva, pero en realidad, no existe un registro de marca global. Registrar en todos los países del mundo está, por motivos presupuestarios, al alcance de muy pocas multinacionales. Las marcas son territoriales, lo que significa que su protección está limitada a los países o regiones donde han sido registradas. Esto implica que una marca registrada en España no necesariamente tiene validez en Colombia, Estados Unidos o Japón, salvo que se realicen registros específicos en dichos territorios.
No obstante, existen herramientas que facilitan el registro en múltiples países. Una de las más útiles es el Sistema de Madrid, gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este sistema permite, mediante una única solicitud, designar protección en varios países miembros del convenio. En el artículo de hoy te explicamos con más detalle en qué consiste.
Primer requisito: necesitas una marca de base.
Antes de utilizar el Sistema de Madrid, es imprescindible contar con una marca de base en uno de los países adheridos al convenio. Esto significa que la marca que deseas registrar internacionalmente debe estar previamente solicitada o registrada en el país de origen.
La marca internacional debe ser idéntica a la de base, tanto en su denominación como en los productos o servicios designados. Es decir, no puedes ampliar o modificar la protección al momento de solicitar la internacional. Esto recalca la importancia de planificar estratégicamente el registro inicial.
Si estás aquí en España, nuestra recomendación es que el registro de base sea de marca europea, preferiblemente (ante la EUIPO). La razón de esta recomendación es que la marca europea tiene un proceso de concesión generalmente mucho más rápido que el de la marca española (normalmente, 4 meses frente a 8, si no hay objeciones), lo que puede ayudar a que la marca de base ya esté registrada cuando solicito la internacional. Esto es especialmente importante para la reivindicación de prioridad y en la dependencia que la marca internacional tiene sobre la marca de base, como explicamos a continuación.
Paréntesis: si no sabes cómo registrar una marca en España, en esta guía te lo explicamos.
Dependencia de la marca de base durante cinco años.
Uno de los aspectos más críticos del Sistema de Madrid es la llamada dependencia de la marca internacional respecto de la marca de base durante los primeros cinco años. En términos prácticos, si la marca de base se deniega (nunca llega a registrarse), se anula (se cancela una vez concedida), caduca, o es revocada por cualquier motivo en ese periodo, todas las designaciones internacionales vinculadas también quedarán sin efecto.
Este punto subraya la necesidad de realizar una investigación exhaustiva antes de registrar la marca de base en el país de origen. Un informe de búsqueda, como los que hacemos en Bamboo.legal, puede prevenir problemas futuros, minimizando los riesgos de oposiciones o conflictos legales. Existen herramientas gratuitas como TMView con las que puedes hacer un primer análisis.
Igualmente, aunque el Sistema de Madrid permite que la marca de base sea una solicitud todavía no registrada, la realidad es que el riesgo de que todo el castillo de naipes se caiga es normalmente mayor. Nuestro consejo es, en la medida de lo posible, tratar que la marca internacional se base en un registro ya concedido, de forma que la dependencia no sea tan débil.
El proceso de solicitud: tres etapas clave.
El procedimiento de tramitación de una marca internacional consta de tres fases principales:
- Ante la oficina de origen: el titular debe presentar la solicitud ante la oficina de registro donde tiene su marca de base. Por ejemplo, en España sería la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- Ante la OMPI: la OMPI se encarga de realizar un examen formal de la solicitud. Si no encuentra irregularidades, concede la marca internacional y la transmite a las oficinas de los países designados.
- En cada oficina designada: cada país realiza su propio examen, conforme a su legislación local. Esto significa que una designación puede ser aceptada en algunos países y rechazada en otros. Las objeciones suelen referirse a aspectos como la lista de productos y servicios, lo que nos lleva al siguiente apartado.
La lista de productos y servicios: un desafío de precisión.
Uno de los aspectos más complejos de cualquier registro de marca es la redacción de la lista de productos y servicios. En una solicitud de marca internacional, esta lista debe cumplir con los criterios de las oficinas de todos los países designados. Esto puede ser especialmente complicado en jurisdicciones donde las definiciones de productos y servicios tienen muchas particularidades, como Estados Unidos o Canadá.
Para evitar rechazos, es fundamental adaptar la redacción a los requisitos específicos de cada país, equilibrando claridad y amplitud. En Bamboo.legal ofrecemos un enfoque personalizado para intentar optimizar estas listas desde el principio.
La herramienta de la OMPI Madrid Goods & Services Manager puede ayudar en este sentido. Si se designa Estados Unidos, el Trademark ID Manual también puede ser útil.
El cálculo de las tasas en la marca internacional: la Calculadora de Tasas de la OMPI.
Solicitar una marca internacional implica el pago de tasas que varían según diversos factores, como el número de países designados y las clases de productos y servicios. La OMPI pone a disposición una herramienta online, conocida como la Calculadora de Tasas, que facilita la estimación de los costes.
Es importante considerar que, además de las tasas de la OMPI, la oficina de origen también cobra una tasa por tramitar la solicitud inicial. Todo esto puede sumar un coste significativo, pero es una inversión clave para proteger la marca en mercados estratégicos.
Ten en cuenta que las tasas de la OMPI se pagan en francos suizos y que, si haces el pago por transferencia bancaria, éste puede demorarse unos días por tratarse de una transferencia internacional, dado que la OMPI tiene su sede en Suiza.
Reivindicación de prioridad de marca.
El Convenio de la Unión de París permite, en los 6 meses siguientes a la primera solicitud de marca, solicitar en cualquier otro país del Convenio reivindicando la fecha de prioridad de la primera marca. Esto se conoce como prioridad unionista.
Es decir, por ejemplo, si registras una marca en España y en un plazo de seis meses presentas la misma solicitud de marca en Estados Unidos, puedes reivindicar la fecha de tu solicitud inicial en España. Esto significa que, a efectos legales, se considerará que la solicitud en Estados Unidos se presentó en esa fecha inicial, lo cual es crucial para protegerte frente a posibles solicitudes competidoras en otros territorios y para diferir en esos meses la decisión de dónde extender.
Esta reivindicación de prioridad también puede hacerse para una marca internacional conforme al Sistema de Madrid.
¿En cuántos países registro mi marca?
Una pregunta muy frecuente, especialmente ante la posibilidad de solicitar una marca internacional que designe varios países, es en cuántos de ellos proteger.
No extender a países donde pueda tener mercado potencial a corto plazo puede ser un error flagrante si después quiero posicionar mi marca allí y ya existe una marca idéntica o similar. En el otro extremo, solicitar en muchos países, más allá de donde realmente tengo mercado, me supondrá un gasto económico importante y probablemente inútil.
Tengamos sentido común. Registremos en aquellos países donde realmente sería un inconveniente grave tener que cambiar de marca. Piensa dónde tienes mercado real ahora o dónde puedes tenerlo a corto-medio plazo, y traza la estrategia de protección en consecuencia.
Conclusión: planificación estratégica para el éxito.
El Sistema de Madrid es una herramienta poderosa de protección de marca para las empresas que buscan expandirse internacionalmente. Sin embargo, su correcta implementación requiere una planificación cuidadosa, desde la elección de la marca de base hasta la redacción de la lista de productos y servicios. En Bamboo.legal, contamos con la experiencia necesaria para guiarte en cada etapa del proceso, maximizando las posibilidades de éxito y minimizando riesgos.
Si necesitas más información o asesoramiento personalizado, no dudes en contactarnos. Proteger tu marca es nuestra prioridad.
