El registro de marca es un paso esencial para proteger el nombre, logo o cualquier signo distintivo que represente a tu empresa o producto. Tener una marca registrada te otorga derechos exclusivos sobre su uso y te protege frente a posibles infracciones por parte de terceros.
Además, el registro no solo te protege en el ámbito legal, sino que también aumenta el valor de tu negocio, ya que una marca registrada es un activo intangible que puede crecer con el tiempo y que puede ser valorado económicamente.
En España, el registro de marcas se lleva a cabo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este organismo es el encargado de recibir, examinar y otorgar derechos de propiedad sobre marcas, patentes, diseños industriales y otros activos de propiedad industrial.
El proceso de registro de una marca puede parecer un poco complicado si no tienes experiencia previa, pero en realidad, siguiendo los pasos adecuados, es relativamente sencillo. De hecho, en Bamboo.legal siempre decimos que el trámite en sí de registro es “lo de menos” de todo el proceso de protección de una marca.
En este artículo te explicaremos de forma clara y cercana cómo registrar una marca en España, paso a paso, desde la investigación previa hasta la concesión de la marca por parte de la OEPM. También hablaremos sobre las tasas, los plazos y las posibles dificultades que puedes encontrarte a lo largo del camino.
Paso 1: investigación previa al registro.
Importancia de la investigación previa de marcas.
Antes de presentar una solicitud para registrar una marca, es fundamental realizar una investigación previa. Es lo que en Bamboo.legal llamamos “informe de viabilidad” o “informe de búsqueda”. Este paso te ayudará a asegurarte de que la marca que deseas registrar no entre en conflicto con marcas ya existentes o con otros derechos de propiedad intelectual. Además, te puede ahorrar tiempo, dinero y posibles problemas legales a futuro.
El principal objetivo de esta búsqueda es verificar si ya existe una marca registrada que sea igual o similar a la tuya. En caso de que tu marca se parezca demasiado a otra ya registrada, podrías enfrentarte a una oposición por parte del titular de la marca previamente registrada y la OEPM podría denegar tu solicitud.
Además, utilizar una marca que infrinja derechos preexistentes podría involucrarte en un proceso judicial por infracción de marca y llegar a tener que cambiar de marca, lo que puede resultar muy costoso tanto a nivel financiero como en términos de la reputación de tu negocio.
Sobre la importancia de hacer un informe de búsqueda antes de lanzar tu marca al mercado, hablamos en este otro post.
¿Cómo realizar una búsqueda de marcas similares?
Investigar y averiguar de forma correcta si existen marcas idénticas o similares a la que quieres registrar es un arte. Mucha gente piensa que las búsquedas consisten en ver si el dominio web está libre, o en buscar en Google. Nada más lejos de la realidad.
Aunque existen herramientas gratuitas que facilitan estas búsquedas, no deberíamos fiarnos al 100% de sus resultados. Una de estas herramientas es TMView, desarrollada y publicada por la European Union Intellectual Property Network (EUIPN). Sobre cómo usar TMView, tenemos este post, donde te lo explicamos en detalle.
Aunque TMView es un buscador relativamente potente y bastante fiable, lo cierto es que los abogados de marcas, Agentes de la Propiedad Industrial y demás profesionales del derecho de marcas utilizamos software de pago que permite profundizar en las búsquedas de una forma mucho más exhaustiva de lo que puede hacerlo una persona manualmente buscando en TMView o en las bases de datos de registro de las oficinas. Además, interpretar los resultados no siempre es fácil, y conocer los criterios de comparación de marcas que siguen los examinadores del registro es fundamental para saber si una marca registrada anterior es realmente peligrosa o si no lo es tanto.
Éste es el primer punto en que, si quieres hacerlo bien, pero bien, bien, deberías contratar a un especialista. Tener una primera búsqueda en superficie ya hecha con TMView es útil y nos facilita el trabajo a los que nos dedicamos a esto; pero la búsqueda completa es recomendable que la haga un profesional.
Paso 2: definir el tipo de marca.
¿Qué tipos de marcas existen?
Una vez realizada la investigación previa y confirmada la viabilidad de tu marca, el siguiente paso es definir el tipo de marca que quieres registrar. Esto es fundamental, ya que la ley contempla varios tipos de marcas y, dependiendo del tipo que elijas, la protección será diferente.
Una marca puede ser cualquier signo que tenga la capacidad de distinguir un producto o servicio y que pueda ser representado de forma clara y precisa. Aunque la norma contempla muchos tipos de marcas (marcas de color (sobre ello, este post), marcas de sonido (sobre ello, este otro post), marcas tridimensionales, etc.), lo cierto es que, en la inmensa mayoría de los casos, los tipos de marca más habituales se reducen a dos: denominativa (o verbal) y figurativa (o gráfica).
Una marca denominativa es la que está formada exclusivamente por letras o cifras, y se representa en el registro en caracteres estándar. Por ejemplo, ésta. Una marca figurativa es la que incorpora un logotipo, isotipo, imagotipo o isologo (si no lo hemos dicho bien, que nos perdonen los de branding…), contenga o no letras o cifras. Por ejemplo, ésta.
¿Solicito mi marca con logo o sin logo?
Ésta es una pregunta clásica. ¿Incluyo un logo en mi solicitud, y registro así una marca figurativa, o no lo hago, y registro una marca denominativa?
En Bamboo.legal solemos decir que esta decisión depende, fundamentalmente, de dos cosas:
- Primero, de la originalidad del propio logo. Si el logo que se va a usar es muy complejo, puede ser interesante incluirlo en la solicitud, no solamente por tenerlo protegido, sino por utilizar la marca en la misma forma en que se registró. Sobre la importancia de usar la marca igual que se registró o alterándola muy poco, hablamos en este post.
- Segundo, de los resultados obtenidos del informe de búsqueda. Aunque normalmente las palabras tienen más peso comparativo que los gráficos (por aquello de que normalmente pronunciamos las marcas verbalmente y retenemos mejor los sonidos que las imágenes), puede ocurrir que en las investigaciones previas al registro hayamos detectado alguna marca similar, cuyo riesgo de oposición puede reducirse (sólo ligeramente, en la mayoría de los casos) incluyendo en el registro un logo muy diferente al de esa marca. Por ejemplo, en otros colores muy distintos.
En definitiva, no hay una respuesta de sí o no. Hay que ver cada caso, analizar el logo y las marcas anteriores que haya.
Por supuesto, también tienes la opción de hacer dos registros, uno denominativo y otro figurativo; aunque se te encarecerán los costes.
¿Marca o nombre comercial?
Al ir a presentar la solicitud de registro verás que tienes la opción de registrar un nombre comercial en lugar de una marca.
Llama mucho la atención cómo los nombres comerciales son solicitados generalmente por particulares (quizá porque siguen muy arraigados en la mente de todos, o porque la presencia de la palabra “comercial” parece que le da más importancia); pero, en realidad, la mayoría de los despachos y profesionales de la propiedad industrial normalmente no solicitamos nombres comerciales, sino marcas. Te explicamos por qué.
Los nombres comerciales aparecen regulados en nuestra Ley de Marcas y, al menos en teoría, distinguen a empresas en el tráfico mercantil frente a otras empresas; mientras que las marcas distinguen productos y servicios. La línea entre ambos es un poco difusa, pero ésa es la diferenciación que hace la ley.
La realidad es que la clasificación de productos y servicios, de la que hablaremos a continuación, es actualmente tan extensa y cubre tantos tipos de servicios, que puede perfectamente protegerse como marca el nombre de una empresa, pues, al final, las empresas prestan servicios o venden productos.
Aunque, en apariencia, la protección del nombre comercial conforme a la Ley de Marcas es la misma que la de una marca (misma duración de 10 años, renovable indefinidamente, etc.), en la práctica pueden dar ciertos problemas, sobre todo a la hora de internacionalizar la protección o de ejercitar derechos frente a terceros.
En general, en Bamboo.legal somos partidarios de escoger el registro de marca, y no de nombre comercial, porque no vemos que éste ofrezca ninguna ventaja respecto a la marca.
Paso 3: clasificación de productos y servicios.
Una vez que has decidido qué tipo de marca vas a registrar, es el momento de definir los productos o servicios que estarán protegidos por esa marca. Esto se hace mediante la Clasificación de Niza, un sistema internacional que organiza productos y servicios en 45 clases diferentes. Escoger correctamente las clases es clave, ya que determina el ámbito de protección de tu marca.
¿Qué es la Clasificación de Niza?
La Clasificación de Niza es un sistema internacional adoptado por la mayoría de los países para clasificar los productos y servicios en los que una marca se va a utilizar y registrar. Esta clasificación divide los productos en 34 clases (clases 1 a 34) y los servicios en 11 clases (clases 35 a 45).
Cada clase contiene una lista de productos o servicios que se pueden proteger bajo la marca. Es importante entender que la protección de una marca solo se otorga dentro de las clases que hayas seleccionado y para los productos y servicios designados en esa clase. Esto significa que si registras una marca para una determinada clase, solo tendrás exclusividad en esa clase y no en otras. Esto se llama principio de especialidad y es la razón de que haya marcas idénticas para productos distintos.
No obstante, a efectos de similitud con otras marcas, las clases tampoco pueden considerarse compartimentos estancos: hay que atender a la naturaleza, destino, público objetivo y canales de venta de los productos y servicios. Por ejemplo, una marca registrada en la clase 9 para “software” podrá oponerse a una marca igual o similar para “desarrollo de software” en la clase 42, aunque sean diferentes clases. Razonablemente, el consumidor se podrá confundir y creer que la empresa que da nombre a un software también presta servicios de desarrollo informático.
¿Cómo seleccionar las clases adecuadas?
Elegir correctamente las clases para tu marca es esencial, ya que define los sectores en los que tendrás protección. Aquí tienes algunos pasos para hacerlo de manera efectiva:
- Piensa en tu actividad actual y futura: es importante que las clases seleccionadas no solo cubran lo que tu empresa hace ahora, sino también posibles productos o servicios que puedas ofrecer a corto o medio plazo. Esto te evitará tener que registrar una nueva marca más adelante, dado que en el mismo expediente no puede ampliarse la lista de productos y servicios. No obstante, tampoco te vuelvas loco. Sé realista sobre lo que haces y lo que vas a hacer con la marca.
- Consulta el listado oficial: en este enlace de la OEPM tienes un buscador de la clasificación. Puedes buscar términos clave que describan tus productos o servicios para asegurarte de que seleccionas las clases adecuadas.
- No sobredimensiones: aunque puede ser tentador seleccionar muchas clases para tener una mayor protección, esto puede incrementar los costes y complicar el mantenimiento de la marca. Lo mejor es ser estratégico y seleccionar únicamente las clases que realmente se ajusten a tu negocio actual y futuro. Además, recuerda que estás obligado a utilizar la marca tal y como la registraste y para esos productos y servicios, como explicamos aquí.
En este post te explicamos de forma más detallada cómo elegir productos y servicios dentro de la clasificación.
Paso 4: preparación y presentación de la solicitud. Pago de tasas.
Una vez que has hecho las investigaciones previas, has definido el tipo de marca y has seleccionado las clases adecuadas para los productos o servicios que deseas proteger, es momento de preparar la solicitud para registrar tu marca ante la OEPM.
¿Qué información necesito para presentar la solicitud?
Nuestro consejo es que, antes de entrar a rellenar el formulario de registro, compruebes que dispones de toda esta información:
- Nombre de la marca y, en su caso, logotipo en buena calidad si la decisión ha sido incluir el logo.
- Datos completos del solicitante: nombre y apellidos (en caso de ser persona física) o denominación social (en caso de ser persona jurídica); N.I.F.; y dirección completa. Ten en cuenta que una marca puede presentarse a nombre de varios titulares, y que, en ese caso, podrás especificar el porcentaje de titularidad de cada uno. Si no especificas porcentaje, la OEPM considerará que el reparto es por partes iguales.
- Listado completo de productos y servicios. Es muy recomendable tener preparado en un documento separado todos los productos y servicios que quieres cubrir con la marca, con agrupación por clases. Esto te facilitará incluirlos después en el formulario.
¿Dónde y cómo relleno y presento el formulario de registro?
A día de hoy, la forma más fácil de registrar una marca en España es online, a través de la sede electrónica de la OEPM. Deberás acceder a su web y entrar en la opción “Sede electrónica”, visible arriba a la derecha.
Una vez dentro de la sede electrónica, debes pinchar en la opción “Marcas y nombres comerciales”, y allí en “Trámites para el registro de marcas, nombres comerciales, transformaciones y mantenimiento de derechos”.
Dentro de esta opción, debes acudir a “Solicitud de marcas, nombres comerciales y transformaciones”. Y dentro de ella, a “Solicitud de marca o nombre comercial”. Esto abre el formulario de registro. Debes darle a “Aceptar” y a “Nueva presentación”.
Lo primero que deberás indicar es la información del solicitante, quien vaya a ser titular de la marca: datos completos, nacionalidad, residencia, estado de establecimiento y dirección. En dirección de notificaciones es recomendable poner correo electrónico, salvo que prefieras que las notificaciones te lleguen por correo postal a la dirección física que hayas indicado. Ten en cuenta que si resides en un país que no sea miembro de la UE, necesitas designar un Agente Oficial de la Propiedad Industrial como representante. En Bamboo.legal lo somos, así que no dudes en escribirnos aquí.
El siguiente paso es introducir los datos de la marca. En “Modalidad”, indica “Marca de Productos o Servicios”. Las marcas colectivas y las marcas de garantía son otras modalidades previstas para casos muy específicos y que merecen otro post. Las razones de por qué no deberías escoger “Nombre Comercial” como modalidad las hemos dado más arriba.
En “Tipo de Distintivo” escoge “Denominativo” o “Figurativo”, en función de si la marca tiene o no logo. El resto de tipos son poco frecuentes y es muy raro que sea el mismo solicitante, sin asistencia profesional, quien presente este tipo de marcas. Si el tipo es “Denominativo”, tendremos que indicar en el campo “Denominación” el nombre de la marca. Si el tipo es “Figurativo”, tendremos que subir una imagen del logotipo en el campo “Distintivo”; e introducir los elementos denominativos de la marca si los tiene (puede no tenerlos, si se trata de una marca exclusivamente gráfica que no tiene caracteres verbales). En este punto es fundamental que la denominación coincida exactamente con la que aparece en el logotipo (con, literalmente, todas sus letras, cifras y caracteres). De lo contrario, la OEPM suspenderá la tramitación del expediente.
Sobre la “Declaración de elementos no reivindicados”, nuestra recomendación es no marcar la casilla. Igual que la “Descripción de la marca”, que no es obligatoria.
El siguiente paso, en esa misma página del formulario, es indicar el listado de productos y servicios conforme a la clasificación, que hemos confeccionado ya. Hay que escoger la clase, añadirla, eliminar los productos/servicios que figuran por defecto si no se quieren cubrir (esto se llama “cabecera de la clase” o “class heading”), añadir en el campo en blanco nuestro listado (separando cada producto o servicio con punto y coma) y darle a aceptar.
Las casillas de “Datos de la Reivindicación de Prioridad Unionista”, “Datos de la Reivindicación de Prioridad de Exposición” y “Reivindicación de adquisición de carácter distintivo por el uso” las mantendremos desmarcadas por el momento. Para comprender las implicaciones de cada una de estas opciones, se requiere la asistencia de un profesional.
En la última página del formulario, podremos descargar y revisar un resumen de la solicitud (muy recomendable, para comprobar que no hemos cometido ningún error) y proceder al pago.
Pago de tasas de solicitud.
Solicitar a registro una marca, aunque no se haga a través de un abogado especialista en marcas o un Agente de la Propiedad Industrial, tiene un coste en tasas oficiales que se abonan a la OEPM.
El coste de registrar una marca en España varía según el número de clases en las que quieras proteger tu marca. Las tasas actualizadas a cada año en curso pueden comprobarse en este enlace de la OEPM.
Las tasas pueden pagarse de diversas formas:
- A través de la pasarela de la AEAT.
- A través de la pasarela de CaixaBank.
- Con tarjeta de crédito o débito.
También pueden haberse pagado previamente a la presentación del formulario (aquí) e indicarse en la solicitud de registro el código de barras de pago.
Paso 5: proceso de registro.
Una vez presentada formalmente la solicitud de registro de la marca, comienza la tramitación del proceso de registro. Este proceso normalmente consta de las siguientes fases:
Fase 1: examen de forma.
La OEPM examina en primer lugar si la solicitud cumple todos los requisitos formales establecidos en la Ley de Marcas.
Esto incluye:
- Que la solicitud esté correctamente cumplimentada.
- Que se hayan pagado las tasas correspondientes.
- Que los documentos aportados sean correctos y estén en el formato adecuado.
Si la OEPM detecta alguna deficiencia formal, decretará el suspenso de forma del expediente y te lo notificará, para que corrijas las irregularidades en un plazo de 1 mes.
Fase 2: publicación de la solicitud.
Una vez superado el examen de forma, la OEPM publica la solicitud de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
Esta publicación, que suele ocurrir en un plazo aproximado de entre 2 semanas y 1 mes desde la fecha de solicitud, es muy importante, principalmente por dos motivos:
- Primero, porque abre un plazo de 2 meses para que cualquier tercero interesado presente oposición, solicitando a la OEPM la denegación de la marca. Por ejemplo, el titular de esa marca anterior parecida que detectamos en el informe de búsqueda previo, y que creíamos que no era tan peligrosa…
- Y, segundo, porque la publicación otorga derechos provisionales sobre la marca, aunque todavía no esté concedida. Con la marca solicitada y ya publicada, el solicitante puede reclamar a cualquier tercero que esté utilizando una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares, y exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias.
Fase 3: examen de fondo y concesión.
Una vez publicada la solicitud y transcurrido el plazo de 2 meses para oposiciones, la OEPM realiza el examen de fondo, en el que revisa dos cuestiones:
- Primero, si la marca incurre en alguna prohibición absoluta de registro. Estas prohibiciones son aquellas que operan con independencia de la existencia de otros derechos de terceros (por eso son “absolutas”), y se refieren a razones de interés público, es decir, circunstancias en que no es admisible que una marca acceda al registro. Por ejemplo, porque la marca sea genérica (que directamente designe el nombre del producto o servicio), sea descriptiva (esté compuesta exclusivamente de elementos que se refieran a características del producto o servicio), sea engañosa (pueda inducir a error al consumidor sobre alguna característica del producto o servicio) o sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- Segundo, si el expediente ha recibido oposiciones de terceros.
Si del examen de fondo resulta el señalamiento por la OEPM de una prohibición absoluta de registro, o si existen oposiciones de terceros, la OEPM decreta el suspenso del expediente y te lo notifica, para que en el plazo de 1 mes presentes alegaciones en defensa de la concesión de tu marca. Sobre qué hacer si has recibido un suspenso de marca, tenemos este post. Evidentemente, el suspenso puede llevar a una posterior denegación del expediente, sin que haya devolución de las tasas pagadas.
Si del examen de fondo no resulta ninguna prohibición de registro y no hay oposiciones, la OEPM procede a la concesión del expediente. Normalmente, la concesión de la marca suele tardar unos 8 meses desde la solicitud, siempre que no haya oposiciones y el proceso de registro sea fluido.
La concesión del expediente supone la entrega por la OEPM del título de registro de marca y la publicación de la concesión en el BOPI. El título de registro, desde hace muchos años, es exclusivamente digital. Por ello, desconfía de aquellos despachos que te quieran cobrar por la entrega del título, pues literalmente supone reenviar un email.
La concesión de la marca se otorga por 10 años desde la fecha de solicitud, renovables indefinidamente por sucesivos periodos de 10 años.
Por último, sobre esta fase, ten en cuenta que, aunque no haya habido oposiciones, el titular de una marca anterior registrada que sea idéntica o similar a la tuya todavía podrá impugnar la validez de tu expediente de marca, aunque esté ya concedida, solicitando su nulidad. Lo explicamos en este post. Esto suele ocurrir cuando el titular de la marca anterior no ha detectado la publicación de la solicitud de tu marca, en la mayoría de los casos por no tener contratado un servicio de vigilancia, como explicamos en el punto siguiente.
Paso 6: vigilancia de marcas parecidas.
Como habrás podido comprobar, el proceso de registro es relativamente sencillo. Donde está la complejidad de la cuestión es, principalmente, en las investigaciones y búsquedas previas, y, como veremos ahora, en la vigilancia posterior de marcas parecidas.
Uno de los errores más frecuentes que suelen cometer los solicitantes de marcas es creer que la OEPM va a denegar por sí sola, de oficio, una marca que se parezca a la suya. Y esto no es así.
Para que la OEPM deniegue una solicitud de marca parecida a otra anterior, el titular de esa marca anterior debe presentar oposición. La oposición es un proceso formal, que requiere el pago de una tasa y la preparación de un escrito de alegaciones en el que el oponente compara las dos marcas, compara los productos y servicios designados por ambas, y solicita a la OEPM la denegación de la nueva marca. Esto abre el proceso de suspenso al que nos referíamos más arriba.
Evidentemente, para que el oponente pueda presentar oposición, tiene que haber detectado previamente la solicitud de marca parecida. La OEPM puede notificar a titulares anteriores sobre marcas parecidas, pero no está obligada a ello y, en la práctica, estas notificaciones no son nada exhaustivas.
La forma que tiene un titular de marca de detectar cualquier solicitud posterior que se parezca a la suya es a través de un servicio de vigilancia de marcas. Hay programas informáticos que están diseñados para detectar estas similitudes, y como la solicitud de marca se acaba haciendo pública en el BOPI, pueden hacer “match” con denominaciones vigiladas y así salta el aviso.
Por costes, no es coherente que sea el propio solicitante quien contrate este tipo de software. Lo lógico es contratar el servicio a un abogado especialista en marcas o a un Agente de la Propiedad Industrial, que además filtrará los resultados que el software le proporcione.
Sobre la vigilancia de marcas hablamos de forma más extensa en este post.
Bonus: consejos finales.
Para terminar, no queremos despedirnos sin darte unos consejos finales para que tu registro de marca sea un éxito:
- Sé creativo: asegúrate de que tu marca tiene elementos distintivos, de que no está formada exclusivamente de palabras genéricas o descriptivas, y de que no se parece a ninguna marca registrada anterior.
- Sé preciso: registra la marca que realmente vas a usar, o que al menos difiera solamente en detalles insignificantes.
- Sé realista: no cubras más clases de productos y servicios de los que realmente vas a usar, actualmente o a corto/medio plazo.
Como habrás visto, el proceso de registro es bastante fácil, ¿verdad? Pero ¿a que las búsquedas previas y la vigilancia no lo son tanto? Trabajar de la mano con una agencia de branding y con un abogado especialista en marcas o un Agente de la Propiedad Industrial es clave; y, ya que estos profesionales trabajarán la parte complicada, ¿qué razón hay para no delegar también la solicitud de registro?
En Bamboo.legal solemos ofrecer un pack, que ya es clásico en el despacho: informe de búsqueda previo + solicitud de registro + vigilancia de marcas parecidas. Creemos que tiene sentido que quien haga el informe de búsqueda previo sea quien solicite a registro (pues conoce los resultados de marcas parecidas de primera mano), y que sea también quien vigile si se “cuela” alguna marca similar en el futuro, para poder presentar oposición.
Somos de la opinión que el simple registro, sin más, aporta muy poco valor al cliente.
¿Comprendes ahora por qué decimos que el trámite de registro es “lo de menos”?
Si tienes cualquier duda, puedes escribirnos a info@bamboo.legal. Estaremos encantados de ayudarte ;)
Y si todo esto te ha sabido a poco, aquí te dejamos una guía completa en PDF, con explicación en más detalle, de todo lo dicho en este post: Guía Marca
