{"id":2262,"date":"2020-06-08T17:58:11","date_gmt":"2020-06-08T15:58:11","guid":{"rendered":"https:\/\/bamboo.legal\/cuestiones-legales-basicas-para-la-creacion-de-un-negocio-digital-parte-3\/"},"modified":"2026-02-04T06:32:16","modified_gmt":"2026-02-04T05:32:16","slug":"cuestiones-legales-basicas-para-la-creacion-de-un-negocio-digital-parte-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/blog\/cuestiones-legales-basicas-para-la-creacion-de-un-negocio-digital-parte-3\/","title":{"rendered":"Basic legal issues for setting up a digital business (part 3)"},"content":{"rendered":"

En anteriores entregas de esta serie de art\u00edculos nos hemos ocupado de la forma jur\u00eddica que puede adoptar un negocio digital, y de c\u00f3mo distinguirlo de sus competidores a trav\u00e9s de la marca y el nombre de dominio (parte 1<\/a>); e igualmente, de las exigencias en materia de protecci\u00f3n de datos y derecho digital que deben satisfacerse al emprender un negocio digital (parte 2<\/a>).<\/p>\n

Sin embargo, a\u00fan resta una cuesti\u00f3n importante por tratar: la protecci\u00f3n jur\u00eddica del software<\/strong>. Muchos negocios digitales se construyen en torno a aplicaciones que pueden ser descargadas por los usuarios. Estos programas, cuyo desarrollo supone inversiones considerables, constituyen en muchos casos uno de los activos principales de la empresa. De ah\u00ed la necesidad de darles una protecci\u00f3n jur\u00eddica adecuada.<\/p>\n

<\/p>\n

Pero es aqu\u00ed cuando surge la duda acerca de qu\u00e9 instrumentos jur\u00eddicos son v\u00e1lidos y de mayor eficacia para lograr esta protecci\u00f3n: \u00bfla patente<\/strong>? \u00bfel derecho de autor<\/strong>? \u00bfel secreto empresarial<\/strong>?<\/p>\n

Comenzaremos por se\u00f1alar que la protecci\u00f3n jur\u00eddica de los programas de ordenador debe realizarse, en principio, con el derecho de autor<\/strong>, no a trav\u00e9s de la patente. En este sentido, tanto la Ley de Patentes<\/a> espa\u00f1ola (art\u00edculo 4.4) como el Convenio sobre concesi\u00f3n de Patentes Europeas<\/a> (art. 52.2) excluyen expresamente la patentabilidad de los programas de ordenador. Por el contrario, la Ley de Propiedad Intelectual<\/a> regula la protecci\u00f3n de los programas de ordenador por el derecho de autor en sus art\u00edculos 95 y siguientes.<\/p>\n

Sin embargo, el apartado 5 del citado art\u00edculo 4 de la Ley de Patentes afirma: \u201cLo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal<\/strong><\/em>\u201d. El apartado 3 del art\u00edculo 52 del Convenio sobre concesi\u00f3n de Patentes Europeas establece una previsi\u00f3n an\u00e1loga.<\/p>\n

Estas disposiciones legales significan que los programas de ordenador como tales no pueden patentarse, ahora bien, dichos programas s\u00ed pueden ser objeto de patente como parte de una invenci\u00f3n que resuelve un problema t\u00e9cnico concreto<\/strong>. Son las llamadas invenciones implementadas por ordenador<\/strong>.<\/p>\n

Los programas de ordenador que no pueden patentarse son aqu\u00e9llos que son creaciones abstractas sin una finalidad t\u00e9cnica concreta. Sin embargo, y en t\u00e9rminos generales, cuando puede indicarse un problema t\u00e9cnico espec\u00edfico que es resuelto por el programa, \u00e9ste s\u00ed podr\u00e1 ser patentado<\/strong>. Y ello con independencia del soporte en que se encuentre el programa<\/strong>, ya sea un soporte f\u00edsico (por ejemplo, un programa que sirve para mejorar la eficiencia de un motor de autom\u00f3vil y que est\u00e1 instalado en el hardware del veh\u00edculo), o en un soporte inmaterial, como son las aplicaciones que descargamos de Internet. Lo relevante es que el programa solucione un problema t\u00e9cnico concreto, no su soporte.<\/p>\n

Debe quedar claro, no obstante, que no todos los programas de ordenador tienen este car\u00e1cter t\u00e9cnico necesario para ser patentables<\/strong>. El car\u00e1cter t\u00e9cnico de un programa de ordenador puede encontrarse \u201cen los efectos adicionales derivados de la ejecuci\u00f3n (por el hardware) de las instrucciones dadas por el programa de ordenador<\/em>\u201d (Decisi\u00f3n de 1 de julio de 1998 de la C\u00e1mara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes<\/a>). Cuando estos efectos derivados de la ejecuci\u00f3n del programa resuelvan un problema concreto, entonces el software ser\u00e1 patentable. As\u00ed pues, cuando se plantea la patentabilidad o no de un programa de ordenador resulta de la m\u00e1xima importancia determinar con precisi\u00f3n cu\u00e1l es el problema t\u00e9cnico que resuelve<\/strong>, pues de ello depende que pueda o no ser finalmente patentado.<\/p>\n

Ahora bien, una vez sabemos cu\u00e1ndo es posible patentar un programa de ordenador, cabe preguntarse si conviene hacerlo. Es decir, debemos ponderar las ventajas e inconvenientes de la protecci\u00f3n jur\u00eddica del software a trav\u00e9s de la patente en contraposici\u00f3n con las ventajas e inconvenientes de su protecci\u00f3n mediante el derecho de autor y el secreto empresarial.<\/p>\n

La protecci\u00f3n por el derecho de autor<\/strong> tiene algunas ventajas<\/strong> muy rese\u00f1ables. En primer lugar, destaca por su sencillez<\/strong>. A diferencia de lo que ocurre con la patente, la protecci\u00f3n por el derecho de autor no depende de ning\u00fan acto formal. No es necesario registrar el programa para ser titular de todos los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual concede a su autor<\/strong>; por el contrario, por el mero hecho de su creaci\u00f3n ya se goza de esta protecci\u00f3n.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con esto conviene aclarar que la Ley de Propiedad Intelectual considera autor del programa de ordenador cuando \u00e9ste se realiza por la iniciativa y bajo la coordinaci\u00f3n de una persona natural o jur\u00eddica (normalmente el caso de los programas desarrollados en el seno de empresas) a la persona natural o jur\u00eddica que la edite y divulgue bajo su nombre. As\u00ed pues, el autor ante la ley de un programa de ordenador desarrollado y comercializado por una empresa es la propia empresa<\/strong>, y como tal tiene todos los derechos que le concede la Ley de Propiedad Intelectual, desde el mismo momento de la creaci\u00f3n del programa, sin sujeci\u00f3n a ning\u00fan otro requisito formal.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la protecci\u00f3n que dispensa el derecho de autor es casi universal, pues est\u00e1 reconocida en convenios internacionales ampliamente ratificados<\/strong> (por ejemplo, 105 pa\u00edses son parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor<\/a>). As\u00ed, a trav\u00e9s del derecho de autor se logra de manera autom\u00e1tica la protecci\u00f3n jur\u00eddica del programa en la mayor parte de los pa\u00edses del mundo en lugar de tener que registrar la patente en cada uno de ellos (un proceso m\u00e1s complejo y caro).<\/p>\n

La protecci\u00f3n del software por el derecho de autor en distintos pa\u00edses es m\u00e1s sencilla incluso si se compara con el sistema creado por el Tratado de Cooperaci\u00f3n en materia de Patentes<\/a>, que permite presentar una \u00fanica solicitud<\/strong> de patente que ser\u00e1 v\u00e1lida en todos los Estados contratantes, si bien cada Estado valorar\u00e1 si la patente solicitada es finalmente concedida o no conforme a los criterios establecidos en su propia legislaci\u00f3n<\/strong>. Se trata, en definitiva, de un sistema parecido al previsto para las marcas en el Arreglo y el Protocolo de Madrid, que analizamos en la primera parte de este art\u00edculo<\/a>.<\/p>\n

Otra de las ventajas del derecho de autor es la durabilidad<\/strong> de la protecci\u00f3n. En Espa\u00f1a, la duraci\u00f3n de la protecci\u00f3n dispensada por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) a los titulares del programa es de 70 a\u00f1os<\/strong> a contar desde el 1 de enero del a\u00f1o siguiente al de su divulgaci\u00f3n (o al de su creaci\u00f3n, si el programa a\u00fan no se hubiera divulgado). Por el contrario, la duraci\u00f3n m\u00e1xima de la patente en nuestro pa\u00eds es de 20 a\u00f1os <\/strong>a contar desde la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud. Y t\u00e9ngase en cuenta que la protecci\u00f3n dispensada por la LPI se extiende a las versiones sucesivas del programa original.<\/p>\n

Finalmente, las invenciones patentadas son objeto de publicaci\u00f3n<\/strong>, lo que no siempre conviene a los intereses de las empresas desarrolladoras de software. No obstante, conviene aclarar que ninguno de los art\u00edculos de la Ley de Patentes o del Convenio sobre Concesi\u00f3n de Patentes Europeas exige que se aporte el c\u00f3digo fuente del programa<\/strong>, y la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas no lo pide. Es suficiente con que el concepto de la invenci\u00f3n sea descrito en la solicitud de patente de manera suficientemente precisa para que un experto en la materia pueda ejecutar la invenci\u00f3n.<\/p>\n

Ahora bien, la protecci\u00f3n por el derecho de autor<\/strong> tambi\u00e9n presenta algunos inconvenientes<\/strong> importantes. En particular, esta forma de protecci\u00f3n alcanza a la forma en la que est\u00e1 expresado el programa, pero no a sus ideas subyacentes<\/strong>. Es decir, el derecho de autor impide que el programa sea copiado en su literalidad, pero no que posibles competidores desarrollen en paralelo su propio software bas\u00e1ndose en las ideas que inspiraron el original. De hecho, el art\u00edculo 100 LPI permite a los usuarios leg\u00edtimos de la copia de un programa de ordenador \u201cobservar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorizaci\u00f3n previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios impl\u00edcitos en cualquier elemento del programa<\/em>\u201d, esto es, se permite descompilar el programa (aunque con ciertos l\u00edmites). Por el contrario, la protecci\u00f3n dispensada por la patente es mucho m\u00e1s fuerte pues s\u00ed alcanza a estas ideas<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, debe considerarse que la patente concede a su titular el derecho a prohibir a cualquier tercero la explotaci\u00f3n de la invenci\u00f3n por \u00e9l patentada. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, no hace falta que se copie el programa para que haya infracci\u00f3n de patente<\/strong>. Ello es especialmente relevante en un sector como el de la inform\u00e1tica, en el que distintas empresas, actuando independientemente y sin copiar a sus competidores, pueden llegar a desarrollar programas, inspirados en ideas similares, que solucionen los mismos problemas t\u00e9cnicos.<\/p>\n

Junto a ello, contar con una patente<\/strong>, es decir, con un t\u00edtulo oficial que acredita a quien lo ostenta como titular de los derechos que concede la Ley de Patentes, puede marcar la diferencia entre conseguir o no inversores<\/strong>. Por ello, las patentes son un activo esencial para las empresas innovadoras, especialmente para las startups.<\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta que tanto la protecci\u00f3n por derecho de autor como por patente ofrecen ventajas e inconvenientes. La buena noticia es que una y otra no son incompatibles<\/strong> entre s\u00ed. Efectivamente, el art\u00edculo 96 LPI dispone que \u201cCuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozar\u00e1n, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protecci\u00f3n que pudiera corresponderles por aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de la propiedad industrial<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n

Por tanto, en cada caso deber\u00e1 valorarse en primer lugar si es posible patentar<\/strong> el programa inform\u00e1tico, lo cual depende de los criterios establecidos en la legislaci\u00f3n de cada pa\u00eds (en Europa, como hemos visto, se requiere que el programa solucione un problema t\u00e9cnico). A continuaci\u00f3n, en caso de que sea posible la patente, deber\u00e1 realizarse un an\u00e1lisis coste\/beneficio para decidir en qu\u00e9 pa\u00edses conviene solicitar la patente<\/strong> y en cu\u00e1les se confiar\u00e1 la protecci\u00f3n jur\u00eddica del programa \u00fanicamente al derecho de autor.<\/p>\n

En cambio, si se prefiere optar por la protecci\u00f3n mediante secreto empresarial<\/strong>, \u00e9sta no podr\u00e1 compatibilizarse con la patente<\/strong> porque son incompatibles por naturaleza: la patente es p\u00fablica mientras que el secreto empresarial, obviamente, ha de mantenerse en secreto.<\/p>\n

En Espa\u00f1a, los secretos empresariales est\u00e1n regulados en la Ley 1\/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales<\/a> (LSSEE), que dispone los requisitos que una informaci\u00f3n debe cumplir para ser considerada secreto empresarial. En primer lugar, ha de ser secreta<\/strong>, es decir, que la informaci\u00f3n de que se trate no sea generalmente conocida<\/strong> en el \u00e1mbito al que se refiera (el \u00e1mbito de la inform\u00e1tica cuando hablamos de programas de ordenador), ni tampoco f\u00e1cilmente accesible<\/strong>.<\/p>\n

Esta \u00faltima precisi\u00f3n es de gran importancia para el tema que nos ocupa pues si, como se ha comentado anteriormente, la Ley de Propiedad Intelectual permite descompilar, a\u00fan de forma limitada, el software, ser\u00e1 dif\u00edcil sostener que \u00e9ste no es f\u00e1cilmente accesible. Por tanto, cuando nos refiramos a programas que son libre y f\u00e1cilmente descargables desde Internet, no parece que el secreto empresarial sea la mejor opci\u00f3n de protecci\u00f3n<\/strong>. Ahora bien, existen otros programas que s\u00ed pueden ser mantenidos en secreto<\/strong>. Imaginemos que una empresa desarrolla, por ejemplo, un software para la gesti\u00f3n de bases de datos. Este programa ser\u00e1 utilizado por la propia empresa desarrolladora o licenciado a otros clientes (empresas, instituciones, etc\u00e9tera), pero no ser\u00e1 f\u00e1cilmente accesible en Internet; su acceso es restringido. As\u00ed pues, este software para la gesti\u00f3n de bases de datos de nuestro ejemplo s\u00ed podr\u00eda cumplir el requisito de ser una informaci\u00f3n secreta. Adem\u00e1s, m\u00e1s all\u00e1 de la protecci\u00f3n del software que las hace funcionar, las bases de datos en s\u00ed mismas tambi\u00e9n est\u00e1n protegidas por el derecho de autor<\/strong>, en los art\u00edculos 12 y 133 a 137 LPI.<\/p>\n

Sin embargo, no basta que una informaci\u00f3n no sea f\u00e1cilmente accesible para que resulte protegida por la Ley de Secretos Empresariales. Tambi\u00e9n es necesario que el titular de la informaci\u00f3n haya tomado medidas razonables para preservar el secreto<\/strong>. Estas medidas pueden ser t\u00e9cnicas (control de acceso con usuario y contrase\u00f1a a las bases de datos donde se almacena la informaci\u00f3n, videovigilancia en zonas sensibles, etc.), contractuales (acuerdos de confidencialidad o Non Disclosure Agreements<\/em> (NDA) con clientes y empleados\u2026), u organizativas (limitaci\u00f3n de la informaci\u00f3n accesible por los empleados con base en las funciones que desempe\u00f1an, devoluci\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial al t\u00e9rmino de la relaci\u00f3n de trabajo\u2026).<\/p>\n

Como \u00faltimo requisito, la informaci\u00f3n objeto del secreto empresarial ha de ser valiosa desde una perspectiva empresarial<\/strong>. Este valor no tiene que ser necesariamente actual, sino que puede ser potencial, ya que se trata de un secreto y puede que \u00e9ste se refiera a un producto a\u00fan no comercializado. Por ejemplo, un programa inform\u00e1tico en fase de desarrollo no tiene un valor econ\u00f3mico actual, pues al estar inacabado no es comercializado y no genera ingresos de ning\u00fan tipo, pero s\u00ed tiene un valor potencial, pues existe la expectativa de que, en un futuro, cuando se complete su desarrollo y se ofrezca en el mercado, s\u00ed pueda generar ingresos para la empresa.<\/p>\n

Cumpli\u00e9ndose los tres requisitos indicados (secreto, medidas razonables para preservarlo, valor empresarial), el programa de ordenador puede ser considerado un secreto protegible por la LSSEE. Esta protecci\u00f3n ofrece importantes ventajas<\/strong>: en primer lugar, al igual que ocurre con el derecho de autor y a diferencia de la patente, la consideraci\u00f3n como secreto empresarial no est\u00e1 sujeta al cumplimiento de requisitos formales<\/strong> y la protecci\u00f3n que dispensa no est\u00e1 restringida a un territorio<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el secreto empresarial tiene la caracter\u00edstica \u00fanica de que su duraci\u00f3n es indefinida<\/strong>. A diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor y la patente, la protecci\u00f3n que otorga el secreto empresarial no est\u00e1 sujeta a plazo legal alguno, sino que se prolongar\u00e1 por todo el tiempo por el que pueda conservarse el secreto<\/strong>.<\/p>\n

Sin embargo, esta \u00faltima es tambi\u00e9n su principal desventaja, ya que una vez el secreto es desvelado se pierde la protecci\u00f3n<\/strong> que dispensa la LSSEE.<\/p>\n

Como ha podido verse a lo largo de este art\u00edculo, a la hora de proteger el software, el derecho de autor, la patente y el secreto empresarial tienen cada uno su propio \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, sus ventajas y desventajas. Por ello, cuando se pretende la protecci\u00f3n jur\u00eddica de los programas inform\u00e1ticos es necesario trazar una estrategia que valore los pros y contras de cada una de las f\u00f3rmulas indicadas, considerando el alcance de la protecci\u00f3n que quiere darse a estos activos y ponderando el coste\/beneficio. En consecuencia, al dise\u00f1ar esta estrategia es muy recomendable contar con el asesoramiento y apoyo de expertos en la materia.<\/p>\n

En Bamboo somos especialistas en propiedad intelectual e industrial, y podemos ayudarte a proteger tu software.<\/p>\n

[Art\u00edculo escrito por Luis M\u00aa Benito Cerezo]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En anteriores entregas de esta serie de art\u00edculos nos hemos ocupado de la forma jur\u00eddica que puede adoptar un negocio digital, y de c\u00f3mo distinguirlo de sus competidores a trav\u00e9s de la marca y el nombre de dominio (parte 1); e igualmente, de las exigencias en materia de protecci\u00f3n de datos y derecho digital que […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2247,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2262"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2262\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3179,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2262\/revisions\/3179"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2247"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}