{"id":2109,"date":"2023-01-15T17:56:59","date_gmt":"2023-01-15T16:56:59","guid":{"rendered":"https:\/\/bamboo.legal\/la-obligacion-de-uso-de-la-marca-en-la-forma-en-que-esta-registrada\/"},"modified":"2026-02-04T06:32:15","modified_gmt":"2026-02-04T05:32:15","slug":"la-obligacion-de-uso-de-la-marca-en-la-forma-en-que-esta-registrada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bamboo.legal\/en\/blog\/la-obligacion-de-uso-de-la-marca-en-la-forma-en-que-esta-registrada\/","title":{"rendered":"The obligation to use the trademark in the form in which it is registered"},"content":{"rendered":"

A la hora de solicitar el registro de una marca, y dado que las empresas suelen tener manuales de identidad corporativa con varias aplicaciones de marca, es muy frecuente preguntarse qu\u00e9 variante de la marca registrar<\/strong>. \u00bfLa registro con el logo? \u00bfO lo hago sin el logo, de manera denominativa? \u00bfTengo que registrar todas las variantes? \u00bfQu\u00e9 productos o servicios debo escoger?<\/p>\n

Dado que el titular de una marca tiene\u00a0obligaci\u00f3n de uso<\/strong>, una respuesta v\u00e1lida a esas preguntas ser\u00eda: escoge la marca que vayas a utilizar realmente en el mercado<\/strong>.<\/p>\n

No obstante, a continuaci\u00f3n veremos que la situaci\u00f3n no es tan sencilla.<\/p>\n

<\/p>\n

En primer lugar, debes tener en cuenta que las marcas se registran para cubrir determinados productos y servicios, como te explicamos en este post<\/strong><\/a>. A la hora de escoger las clases para el registro seg\u00fan la Clasificaci\u00f3n de Niza<\/strong><\/a>, no es raro que el cliente, una vez informado del derecho exclusivo que otorga el registro de marca, nos diga: \u201c\u00a1seleccionemos todas!\u201d (como, por ejemplo, la marca nacional n\u00ba 2881823<\/strong><\/a>, que cubre 42 clases). Esta postura, dejando los costes de solicitud aparte, que se disparar\u00edan (pues incrementan en funci\u00f3n del n\u00famero de clases), no suele ser acertada, por las razones que explicaremos en este post.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/p>\n

Obligaci\u00f3n de uso<\/b><\/h2>\n

Nuestra Ley de Marcas<\/strong><\/a>, en su art\u00edculo 39, impone la obligaci\u00f3n al titular de la marca registrada, desde la fecha en que la concesi\u00f3n sea firme, de utilizarla de forma efectiva y real en Espa\u00f1a para los productos o servicios para los que ha sido concedida<\/strong>, a riesgo de ser sometida a las sanciones previstas en la propia ley. Ello sin perjuicio de las precisiones que a continuaci\u00f3n haremos.<\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n de utilizaci\u00f3n de la marca registrada tiene por finalidad, como ya dijo la Directiva 89\/104, de 21 de diciembre de 1988<\/strong><\/a>, en su considerando octavo, \u201creducir el n\u00famero total de marcas registradas [\u2026] y, por ende, el n\u00famero de conflictos entre las mismas\u201d. No tiene sentido<\/strong> (ni a nivel operativo de las oficinas de registro, ni a nivel de concesi\u00f3n de derechos exclusivos) mantener indefinidamente registros de marcas que no est\u00e1n siendo realmente usadas por sus titulares<\/strong>.<\/p>\n

La principal sanci\u00f3n por la falta de uso de la marca es nada menos que\u00a0la caducidad del expediente<\/strong> (art\u00edculo 55).<\/p>\n

Desde el 14 de enero de 2023<\/strong>, esta causa de caducidad ya puede ser declarada en v\u00eda directa por la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM)<\/strong>, como te explicamos en este post<\/strong><\/a>). En este tipo de procedimientos se invierte la carga de la prueba<\/strong> que en nuestro ordenamiento corresponde habitualmente al demandante, y es el demandado quien debe acreditar el uso realizado de su marca en los 5 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda<\/strong>. La OEPM ha publicado una gu\u00eda sobre el procedimiento administrativo de nulidad y caducidad que puedes consultar aqu\u00ed<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, si tienes una marca registrada hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os y quieres presentar oposici\u00f3n<\/strong> contra una solicitud de marca similar, o quieres presentar una solicitud de nulidad<\/strong> de una marca ya registrada que se parezca a la tuya porque en su d\u00eda se te pas\u00f3 el plazo para presentar oposici\u00f3n (como explicamos en este post<\/strong><\/a>), la otra parte podr\u00e1 requerir, en el propio procedimiento de oposici\u00f3n o de nulidad, como respuesta, prueba de uso de tu marca. Si como oponente o como demandante de la nulidad no eres capaz de probar suficientemente ese uso, la oposici\u00f3n o la demanda de nulidad ser\u00e1 desestimada<\/strong>. En el caso de que hayas recibido un suspenso en tu solicitud de marca, puede serte de inter\u00e9s\u00a0este otro post<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/h3>\n

La regla de los 5 a\u00f1os<\/b><\/h2>\n

Para que una marca pueda ser caducada por falta de uso, debe haber transcurrido un periodo m\u00ednimo, ininterrumpido, de 5 a\u00f1os, inmediatamente anterior a la presentaci\u00f3n de la demanda de caducidad, en el que su titular no la haya utilizado<\/strong>; para lo que, evidentemente, la marca debe llevar registrada al menos 5 a\u00f1os. Es decir, no cualquier dejadez en el uso es suficiente para que la marca pueda ser caducada: su titular debe haber abandonado (o no iniciado nunca) el uso de su marca por un periodo ininterrumpido de 5 a\u00f1os desde su registro<\/strong>.<\/p>\n

Por otro lado, en el supuesto de que el titular hubiera iniciado o reanudado el uso de forma efectiva tras un periodo de no uso de 5 a\u00f1os o m\u00e1s, la acci\u00f3n de caducidad presentada despu\u00e9s ya no prosperar\u00e1 (ya no habr\u00e1 un periodo ininterrumpido de 5 a\u00f1os de no uso inmediatamente anterior a la demanda); salvo que, como dispone el art\u00edculo 58, dicho inicio o reanudaci\u00f3n en el uso se hubiera producido en los 3 meses anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda<\/strong>, habiendo conocido el titular que \u00e9sta pod\u00eda ser presentada. Esta previsi\u00f3n del art\u00edculo 58 pretende evitar, precisamente, que un titular de una marca no usada durante m\u00e1s de 5 a\u00f1os, ante la perspectiva de poder recibir una demanda de caducidad de un tercero (un competidor con el que tenga un conflicto, por ejemplo), comience o reanude el uso de su marca con el \u00fanico fin de evitar su caducidad.<\/p>\n

En tanto el periodo de no uso debe ser de un m\u00ednimo de 5 a\u00f1os ininterrumpidos para que se pueda declarar la caducidad de la marca, el legislador concede as\u00ed al titular un \u201cperiodo de gracia<\/strong>\u201d de dicha duraci\u00f3n desde la firmeza de la concesi\u00f3n, en el que ning\u00fan tercero podr\u00e1 instarle a que pruebe el uso en el mercado de su marca, pues no habr\u00e1 periodo alguno de 5 a\u00f1os anterior a la demanda sobre el que probar uso. No obstante, este periodo de 5 a\u00f1os desde que la publicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n es firme no debe entenderse como un periodo en el que el titular est\u00e9 legitimado para no usar su marca<\/strong>: debe usarla porque lo impone el art\u00edculo 39, pero est\u00e1 \u201cprotegido\u201d para que ning\u00fan tercero pueda iniciar una demanda de caducidad contra su registro durante esos primeros 5 a\u00f1os. Pero, si no la ha usado en dicho tiempo y recibe una demanda de caducidad al 5\u00ba a\u00f1o y un d\u00eda, con seguridad no dispondr\u00e1 de la suficiente prueba de uso para enfrentar con \u00e9xito la acci\u00f3n.<\/p>\n

En definitiva, las marcas se registran para ser usadas<\/strong>.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/h3>\n

Causas justificativas de la falta de uso<\/b><\/h2>\n

El art\u00edculo 39, adem\u00e1s, dispone que la marca no quedar\u00e1 sometida a caducidad a pesar de no haber sido usada durante un periodo ininterrumpido de 5 a\u00f1os, si existen causas justificativas de la falta de uso<\/strong>. Estas causas deben ser independientes de la voluntad del titular<\/strong>. Establece la ley, como ejemplo, las restricciones a la importaci\u00f3n.<\/p>\n

El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea facilit\u00f3 una interpretaci\u00f3n del concepto \u201ccausas que justifiquen la falta de uso\u201d (introducido por el art\u00edculo 12.1 de la Directiva 89\/104 antes citada, e incluido en el art\u00edculo 19.1 de los ADPIC<\/strong><\/a> como \u201crazones v\u00e1lidas de falta de uso\u201d) en su sentencia de 14 de junio de 2007<\/strong><\/a>, caso H\u00e4upl<\/i> (p\u00e1rrafos 45 y siguientes) como \u201clos impedimentos que guarden una relaci\u00f3n directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de \u00e9sta y que sean independientes de la voluntad del titular\u201d. As\u00ed, son tres las notas que han de concurrir para que un determinado hecho impeditivo pueda ser considerado como \u201ccausa justificativa de la falta de uso\u201d conforme al art\u00edculo 39 de la ley.<\/p>\n

Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de octubre de 2015<\/strong><\/a> no reconoci\u00f3 el embargo de la marca como causa justificativa de la falta de uso; \u201cembargo que no impide al titular de la marca embargada seguir usando la misma\u201d. Tampoco se consider\u00f3 por la misma Audiencia Provincial, en sentencia de 12 de febrero de 2008<\/strong><\/a>, como causa justificativa v\u00e1lida, la decisi\u00f3n del titular de no utilizar su marca motivada por el \u201cprop\u00f3sito de no generar confusi\u00f3n entre el p\u00fablico en vista de que la apelada persist\u00eda durante la sustanciaci\u00f3n del precedente litigio en la utilizaci\u00f3n de sus propios distintivos\u201d, lo que \u201cse trata de un inter\u00e9s sin duda respetable pero que, por ello mismo, no expresa otra cosa que la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n libre dentro del \u00e1mbito de determinaci\u00f3n personal\u201d, y no es una causa, por tanto, independiente de la voluntad del titular.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/h3>\n

Uso efectivo<\/b><\/h2>\n

Impone el art\u00edculo 39 de la Ley de Marcas que el uso debe ser \u201cefectivo<\/strong>\u201d, pero no define qu\u00e9 debe entenderse por ello.<\/p>\n

El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea proporcion\u00f3 una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12.1 de la Directiva 89\/104 en su sentencia de 11 de marzo de 2003<\/strong><\/a>, caso Minimax <\/i>(p\u00e1rrafos 23 y siguientes). En dicha sentencia, el Tribunal explic\u00f3 que una marca es objeto de un uso efectivo \u201ccuando, en consonancia con su funci\u00f3n esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluy\u00e9ndose usos de car\u00e1cter simb\u00f3lico<\/strong> cuyo \u00fanico objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca\u201d.<\/p>\n

El Tribunal a\u00f1adi\u00f3 en esta sentencia, adem\u00e1s, que es pertinente tomar en consideraci\u00f3n \u201ctodos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotaci\u00f3n comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector econ\u00f3mico de que se trate<\/strong> para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca\u201d. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo vender en un a\u00f1o 50 coches de lujo, que 50 bol\u00edgrafos de 50 c\u00e9ntimos.<\/p>\n

Los criterios proporcionados por el Tribunal en Minimax<\/i> fueron posteriormente ampliados y matizados en el auto de 27 de enero de 2004<\/strong><\/a> en el caso La Mer<\/i>. La principal conclusi\u00f3n que se extrae de dicho auto se encuentra en el p\u00e1rrafo 25: no es posible determinar de modo abstracto un umbral o norma de minimis<\/i><\/strong> que debe superarse para que el uso sea considerado efectivo. Hay que atender a cada caso concreto<\/strong>.<\/p>\n

En la mayor\u00eda de casos, la mejor forma de acreditar que ese uso es efectivo y no es simb\u00f3lico, es mediante facturas<\/strong> (continuadas en el tiempo y no meramente residuales) que acrediten la prestaci\u00f3n de los servicios o la venta de los productos con la marca.<\/p>\n

El art\u00edculo 39 de la Ley de Marcas permite calificar de uso v\u00e1lido (siempre que sea efectivo) el realizado por un tercero<\/strong> no titular de la marca pero con consentimiento<\/strong> de \u00e9ste. Esta previsi\u00f3n es completamente l\u00f3gica, atendiendo a que el derecho de marca es un verdadero derecho de propiedad y, como tal, es licenciable<\/strong> (art\u00edculos 46 y 48 de nuestra ley).<\/p>\n

Tambi\u00e9n tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de uso, conforme al art\u00edculo 39, la utilizaci\u00f3n de la marca en Espa\u00f1a con fines exclusivamente de exportaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/h3>\n

Uso de marca en una forma distinta a la registrada<\/b><\/h2>\n

Una cuesti\u00f3n compleja en la pr\u00e1ctica es la que plantea el p\u00e1rrafo a) del art\u00edculo 39.3 de la ley, que permite tambi\u00e9n el uso de la marca “en una forma que difiera en elementos que no alteren el car\u00e1cter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada<\/strong>, con independencia de si la marca est\u00e1 o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use\u201d.<\/p>\n

Es decir, nos encontramos ante supuestos, relativamente habituales, en los que el titular de la marca la utiliza en el mercado de forma no id\u00e9ntica a como fue registrada, pero al no alterar el car\u00e1cter distintivo de la misma, son supuestos admisibles a efectos de valorar el uso de la marca.<\/p>\n

Sobre esta cuesti\u00f3n ha habido numerosos pronunciamientos judiciales y administrativos. Tal y como explic\u00f3 el Tribunal General de Primera Instancia de la UE en su sentencia de 23 de febrero de 2006<\/strong><\/a>, caso Bainbridge<\/i>, el objeto de esta disposici\u00f3n es \u201cpermitir al titular de la marca aportar al signo, a la hora de su explotaci\u00f3n comercial, las variaciones que, sin modificar su car\u00e1cter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercializaci\u00f3n y promoci\u00f3n<\/strong> de los productos o servicios de que se trate\u201d.<\/p>\n

Entre otras sentencias del Tribunal General interesantes a este respecto, citadas y recopiladas convenientemente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Uni\u00f3n Europea<\/strong><\/a> en sus Guidelines<\/strong><\/a><\/i> sobre prueba del uso, cabe citar las de 24 de noviembre de 2005<\/strong><\/a>, caso Online Bus<\/i>; 8 de diciembre de 2005<\/strong><\/a>, caso Cristal Castellblanch<\/i>; y 30 de noviembre de 2009<\/strong><\/a>, caso Coloris<\/i>.<\/p>\n

Valorar si la utilizaci\u00f3n de forma distinta de una determinada marca altera o no el car\u00e1cter distintivo de la marca tal y como est\u00e1 registrada quedar\u00e1, al final, a merced de cada caso concreto. T\u00e9ngase en cuenta que, si el titular de la marca la estuviera utilizando de forma efectiva en el mercado pero de manera no admisiblemente distinta a como estuviera registrada, la marca quedar\u00eda expuesta a caducidad del mismo modo que si no la estuviera utilizando: a estos efectos, un uso no admisible equivale a un \u201cno uso\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Por tanto, la postura m\u00e1s razonable y m\u00e1s conservadora siempre ser\u00e1 utilizar en el mercado la marca tal y como fue registrada o, en su defecto, en una forma que no var\u00ede sustancialmente de como fue registrada<\/strong>.<\/p>\n

Por ejemplo, si se ha registrado la marca de forma denominativa (sin incluir gr\u00e1fico o logotipo) y posteriormente se emplea en el mercado con una tipograf\u00eda no excesivamente compleja, distintiva u original, es probable que dicho uso, siempre que sea efectivo, sea admisible; pero no lo sea si a la forma de utilizaci\u00f3n de la marca se le ha incluido, adem\u00e1s, un logotipo muy elaborado que retiene la atenci\u00f3n del p\u00fablico consumidor por encima de la propia denominaci\u00f3n de marca.<\/p>\n

En el caso de que se tengan dudas o sean varias (y muy distintas) las formas en que se vaya a utilizar la marca en el mercado, lo aconsejable, aunque en ocasiones costoso, es solicitar tantos registros de marca como sea necesario para cubrir dichos usos; si bien dicha valoraci\u00f3n final deber\u00eda quedar en manos de un profesional en la materia que conozca la pr\u00e1ctica de los Tribunales: un agente de la propiedad industrial<\/strong> o un abogado especialista en marcas<\/strong>.<\/p>\n

Por \u00faltimo, cabe decir que nada impide la caducidad parcial<\/strong>: es posible que el titular de la marca la haya utilizado de forma efectiva para unos productos de los cubiertos por el registro, pero no para otros.<\/p>\n

\"Obligacio\u0301n<\/p>\n

Conclusiones<\/b><\/h2>\n

De todo lo anterior podemos extraer, a modo de resumen, las siguientes conclusiones:<\/p>\n